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战略就是为达目的对战术的运用。

——克劳塞维茨《战争论》

一,引言

专利布局分为三个层次:

第一层次,单件专利申请布局:主要通过权利要求的布局以及权利要求书与说明书的关系以期获得稳定的专利权,主要涉及战术层面;

第二层次,在某一发明创造或产品的知识产权布局:主要包括具体产品或发明创造的保护战略策划与实施,换言之,第二层次既需要考虑知识产权类型、数量、申请趋势、申请策略等布局战略问题,在执行中同时需要考虑战术运用问题。

第三,整体性布局:主要基于企业的中长期商业战略或产品战略,建立与之相匹配的知识产权管理体系,为企业商业或产品战略服务。这一层次主要从:知识产权日常管理;资金投入;人员管理;知识产权与研发、生产、销售等匹配等等方面考虑布局原则、步骤以及实施。整体性知识产权布局是全局性、顶层性的指导思想,是企业战略目标、管理在知识产权方面的具体体现。整体性知识产权布局需要企业高层甚至是最高层的决策参与。

上述三个层次的专利布局,都需要紧紧围绕企业的商业目标。企业商业的战略目标是专利布局的首要目的和最终目的。

二,单件专利申请布局

单件专利申请布局主要考虑:专利的保护范围、专利的稳定性和专利合案与分案。

2.1,专利的保护范围

单件专利的保护业内有时戏称权利要求的游戏,游戏规则实质上是《专利法》、《实施细则》、《审查指南》以及最高院的相关司法解释中关于专利保护范围的法条规定的原则或规则。

这些规则分为两类,一类是能使权利保护范围扩展的规则,另一类是导致权利要求保护范围限缩的规则。

导致保护范围扩展的规则,包括:等同原则(法释〔2015〕4号第十七条第二款)、内部证据有限原则(法释(2009)21号第3条)、功能性技术特征解释原则(法释(2009)21号第4条、法释〔2016〕1号第8条)、技术术语歧义解释原则(法释〔2016〕1号第四条)以及上下位概念、最小技术单元解释等。

导致保护范围限缩的原则,包括:合发明目的解释原则、禁止反悔原则(法释(2009)21号第6条、法释〔2016〕1号第13条)、公平原则(北京高院《专利侵权判定指南(2017)》第2条)、捐献原则(法释(2009)21号第5条)、使用环境限定原则、方法步骤顺序限定、数值范围限定等。

上述原则虽然多用于专利侵权程序,但笔者认为,在专利获取、确权以及侵权程序中,上述规则具有强烈的一致性,因此,在单件专利申请布局中,这些规则是必须要考虑的。

2.2,专利的稳定性

专利稳定性是单件专利布局的重要目标之一,其必须考虑的点是:1) 权利要求书与说明书之间的关系,即:专利法第26条第3、4款的问题;2) 新颖性和创造性;3) 《实施细则》第20条2款,以及上述条款之间的平衡。

首先,要考虑专利法第26条第3、4款。专利法第26条第3款是专利制度核心条款之一,是专利申请人或专利权人获得专利权必须付出的对价。应当从技术问题、技术效果以及技术方案的清楚性和完整性等全面考虑。

专利法第26条第4款主要涉及权利要求书与说明书的关系,简而言之,说明书是权利要求的词典,权利要求书的方案、术语、特征之间的连接关系,最好都要考虑;权利要求书是说明书的提炼和总结,重点考虑的问题是:说明书的概括与得出、上下位概念、数值范围、功能性特征等等。

其次,行业内考虑专利新颖性和创造性多一些,对于《实施细则》第20条2款,专利代理人在撰写申请文件时往往没有足够重视。在单件专利布局中,笔者以为,必须细则20.2是必须首要考虑的问题,其次才是其他影响稳定性的因素。

最后,值得重视的还有从属权利要求的引用关系。要对无效程序独立权利要求被无效有所准备。

2.3,专利的合案与分案申请

专利合案申请与分案申请是另一个值得重视的问题。一般来说,产品、方法及应用;以及产业的上、中、下游建议合案申请。例如,产品的核心部件、产品本身以及产品在下游行业的应用建议合案申请。

如果发明创造中有多个发明点,并列或不能确定是并列还是从属的发明点,建议分案申请。

三,在某一发明创造的知识产权布局

在某一发明创造的知识产权布局是指在特定技术或产品上进行构建一组知识产权组合,形成知识产权组,这些知识产权组中,细分的发明点之间交叉组合,构建稳定的保护体系,在特定技术或产品上实现企业商业经营设定目的。

可以从如下几方面考虑该组合:

3.1,知识产权类型

知识产权类型应当包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密等,知识产权类型选择依据是根据保护点选择合适类型。

首先,需要根据发明创造的具体情况,选择合适的知识产权类型进行保护。例如,在万燕VCD案中,选择商业秘密而不是专利构建市场竞争壁垒,而VCD这类产品的结构是不适合商业秘密保护的,其第一批产品卖出后,竞争对手就可以无风险仿制。

其次,不同类型知识产权组合,一般可提升保护质量,例如:费列罗巧克力巧妙将产品包装同时申请外观设计专利和商标组合保护,其利用商标可续展的特性,一定程度保障了其专有包装的持续性。

3.2,申请策略

目前行业内常说布局策略有路障式布局、集束式布局、降落伞型布局、星系布局、链式布局、策略组合型布局等等。

这些布局方式一般是从国外引进概念,考虑到国外专利情况与国内有很大区别,因此,在企业实际布局中,笔者不建议参照任何现有的布局模式。应当基于现有技术状况(取决于检索分析)、技术方案状况、企业研发情况、可能的替换研发以及结合竞争对手情况等因素,综合考虑并实地制定申请策略,申请策略要与企业商业目标相匹配。

3.3,申请进度安排

知识产权申请进度可以从如下几点考虑:企业商业目标、研发进度安排、资金投入安排等。需要注意的是,如果创新点具有前后关联性,在前申请可能影响在后申请新颖性、创造性时,建议同时提出申请。例如:某申请人发明了一种处理废气中氮氧化物的发明创造,该发明创造可以应用于多个领域,在后的应用型专利如果受在先影响交大,建议应用型专利在申请时一并提出。

3.4,申请数量

知识产权数量通常受以下因素影响:1) 研发强度;2) 资金投入;3) 竞争对手状况。

笔者从业多年,感悟之一是:要想在行业内领先,其知识产权数量一定要领先。因此,申请数量最直接的确定方式是根据该企业在产品细分领域的地位及竞争对手确定。

四,整体性知识产权布局

4.1,整体性知识产权布局与知识产权管理体系

笔者的建议是参照GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》标准,结合企业实际,制定适用性和可执行性均好的管理体系。

GB/T29490-2013标准是非常全面的管理体系,其中:1) 知识产权日常管理;2) 核心人员的知识产权背景调查;3) 主营或核心产品的知识产权风险识别与防控;4) 研发管理及研发记录的保存,是其中比较重要的,这四点是企业IPO过程中经常被发审委问询的问题,关系到信息披露的真实性和企业持续运营能力或持续赢利能力。

4.2,整体性布局规划应考虑问题

首先,如果把整体性知识产权布局看作是下棋的话,那么,应当清晰的认识到坐在棋盘对面的竞争对手而不是国家知识产权局。换言之,应当从与竞争对手竞合的角度考虑布局。

其次,布局的意义是在最终赢得棋局,而不是某个棋子。整体战场上赢得胜利,可能作出的牺牲之一是个别棋子被吃掉或者个别领域被侵蚀。因此,必须从整体角度看待布局问题。

另外,考虑到单件专利的瑕疵、撰写缺陷以及保护范围博弈等问题,笔者认为单个专利不能作为企业确定商业或市场战略的稳定基础,整体布局应当以第二层次布局作为战术使用,实现整体性的战略目的。

最后,整体性知识产权布局是全局性、顶层性的指导思想,是企业战略目标、管理在知识产权方面的具体体现。整体性知识产权布局需要企业高层甚至是最高层的决策参与。

五,小结

专利布局是企业管理、商业目标实现、市场、技术和法律的融合,需要全面考虑、多方参与。希望企业用良好的策划,打造高质量的布局,实现企业商业运营目的。

笔者浅见,欢迎探讨斧正。

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